Производитель изготавливает товар за счет своего сырья, оборудования, при этом использует давальческую упаковку от заказчика, на которой размещен товарный знак третьего лица. Насколько известно подрядчику, заказчиком товарный знак используется на основании лицензионного договора. По условиям договора в случае, если заказчик не отгрузит / не вывезет товар в течение 30 дней с момента уведомления, подрядчик реализовывает произведенную продукцию самостоятельно.
Правомерно ли это условие даже при наличия согласии заказчика на это, учитывая, что производитель использует товарный знак третьего лица?

Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак (ст. 1484 ГК РФ).

Защита исключительных прав по общему правилу осуществляется способами, определенными в ст. 1252 ГК РФ. В случае неправомерного использования лицом средств индивидуализации защита прав правообладателя может осуществляться, в частности, путем предъявления такому лицу требования о возмещении убытков (подп. 3 п. 1 ст. 1252 ГК РФ). При этом п. 3 ст. 1252 ГК РФ определено, что в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Кроме того, за незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания или сходных с ними обозначений для однородных товаров ст. 14.10 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность.

В соответствии с п. 2 ст. 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными (п. 1 ст. 1515 ГК РФ).

Из приведенных норм следует, что нарушение исключительного права правообладателя на товарный знак предполагает использование этого товарного знака с целью индивидуализации каких-либо товаров, работ, услуг путем незаконного размещения этого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения на товарах, этикетках, упаковке реализуемых товаров. Поскольку законом не установлено, что правообладатель вправе только лично производить для себя продукцию с изображением товарного знака, он вправе, реализуя свое исключительное право на товарный знак, заказать изготовление такой продукции (либо маркировку готовой продукции товарным знаком) другому лицу на основании договора подряда. По договору подряда, заключенному на изготовление вещи, подрядчик передает права на нее заказчику (п. 2 ст. 703 ГК РФ). По смыслу положений ГК РФ если предмет договора подряда, заказчиком по которому является правообладатель, состоит в производстве товара, маркированного товарным знаком правообладателя, то такое изготовление с последующей передачей результата работы заказчику (правообладателю) не должно рассматриваться как связанное с неправомерным использованием товарного знака (смотрите, в частности, п. 2 ст. 1486 ГК РФ, справку по использованию товарного знака под контролем правообладателя (пункт 2 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации), утвержденную постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 07.08.2015 N СП-23/21, постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.12.2008 N 13АП-8346/2008).

Ни в ГК РФ, ни в правоприменительной практике нам не удалось обнаружить свидетельств того, что аналогичный подход применяется и к отношениям между производителем и лицом, использующим товарный знак на основании лицензионного договора с правообладателем. Справедливости ради отметим, что мы не обнаружили и противоположной позиции. Как нам представляется, в подобных случаях должен применяться именно описанный выше подход. По нашему мнению, использованием товарного знака не могут считаться действия, хотя и связанные с производством товара, маркированного товарным знаком, но осуществляемые по заказу лица, управомоченного правообладателем на использование товарного знака соответствующими способами. Если продукция, маркированная товарным знаком, изготавливается подрядчиком по заданию и в интересах лицензиата, передается не третьим лицам, а исключительно лицензиату, у которого и возникает право собственности на изготовленную продукцию, а товарный знак не используется для индивидуализации товаров, работ или услуг подрядчика, то такие действия, связанные с исполнением договора, заключенного с лицензиатом, как нам представляется, не нарушают исключительных прав правообладателя на товарный знак. Ни из одной нормы ГК РФ не следует, что лицо, которому правообладателем предоставлено право использовать товарный знак, должно самостоятельно осуществлять все действия, связанные с таким использованием, в том числе и те, которые сами по себе не могут рассматриваться как использование товарного знака (например перевозка маркированного товарным знаком товара, его изготовление и т.п.). Представляется, что в описанной ситуации лицензиат вправе поручить выполнение таких вспомогательных действий третьему лицу, что не требует ни заключения с таким лицом сублицензионного договора, ни получения этим лицом каких-либо дополнительных разрешений от правообладателя.

Вместе с тем поскольку в ГК РФ отсутствуют нормы, которые бы позволяли однозначно ответить на данный вопрос, а правоприменительной практики, где бы рассматривалась аналогичная ситуация, нами не обнаружено, мы не можем исключить, что производство товара, маркированного товарным знаком, по заданию лицензиата (а не правообладателя) в отсутствие письменного согласия правообладателя может повлечь неблагоприятные последствия для производителя. На наш взгляд, в целях минимизации риска наступления таких последствий целесообразно заручиться упомянутым согласием правообладателя. Представляется, что оно может быть выражено и в лицензионном договоре между правообладателем и лицензиатом (например, в виде указания на то, что в целях реализации полномочий, предоставленных лицензионным договором, лицензиат вправе поручать изготовление товаров, маркированных товарным знаком правообладателя, третьим лицам, что не требует дополнительного согласования с правообладателем). Напомним также, что правоприменительная практика исходит из того, что само по себе отсутствие лицензионного договора не является безусловным основанием для квалификации использования товарного знака как незаконного. Согласие правообладателя на использование товарного знака может быть выражено и не в лицензионном договоре (смотрите, например, постановление Суда по интеллектуальным правам от 18.01.2016 N С01-726/2015 по делу N А43-68/2015, постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.12.2015 N 17АП-16588/15, постановление Суда по интеллектуальным правам от 19.04.2016 N С01-230/2016 по делу N А50-17408/2015).

Однако рассматриваемая ситуация дополнительно осложняется тем, что в договор предполагается включить условие о праве подрядчика при определенных обстоятельствах самостоятельно реализовать изготовленную продукцию под чужим товарным знаком. В связи с этим, как нам представляется, необходимо обратить внимание на следующее. Во-первых, в описанной ситуации признание за заказчиком права использовать товарный знак обусловлено наличием соответствующего согласия правообладателя, подрядчику необходимо убедиться в том, что правообладатель в лицензионном договоре либо в ином документе предоставил заказчику полномочия использовать товарный знак упомянутым в вопросе способом (в том числе производить и реализовывать товар, маркированный товарным знаком правообладателя). Во-вторых, для того, чтобы право реализовывать такой товар возникло у подрядчика без получения дополнительного согласия правообладателя, необходимо, чтобы предоставленные заказчику правообладателем полномочия включали право заказчика передавать право использования товарного знака (в частности, по введению маркированного им товара в оборот на территории РФ) третьим лицам. Единственным не связанным с очевидными рисками способом наделения таким правом третьих лиц, на наш взгляд, является сублицензионный договор. В отсутствие такого договора самостоятельная реализация подрядчиком от собственного имени товара, произведенного им по заданию лица, не являющегося правообладателем, и маркированного товарным знаком третьего лица, должна рассматриваться как нарушение исключительного права на товарный знак, что означает возможность предъявления правообладателем требований, предусмотренных ст. 1515 ГК РФ.

Ответ подготовил: Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ Александров Алексей

Материал представлен в Системе ГАРАНТ.